MarkenBlog

Unter dem Aktenzeichen I ZB 57/05 hatte sich der Bundesgerichthof mit der Erstattungsfähigkeit der Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 zu befassen.

Leitsatz:
Die Vorschriften über die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts finden in der Fassung des Gesetzes zur Bereinigung von Kos-tenregelungen auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 auch auf Streitverfahren Anwendung, die vor dem 1. Januar 2002 anhängig wurden, wenn die Mitwirkungshandlungen des Patentanwalts nach dem Inkrafttreten der Neuregelung (1. Januar 2002) vorgenommen worden sind.

[…]Die überwiegende Meinung geht zu Recht davon aus, die Patentanwaltskosten seien nach neuem Recht erstattungsfähig, wenn die Mitwirkungshandlung des Patentanwalts nach der Gesetzesänderung vorgenommen worden sei (zu § 143 Abs. 5 PatG: OLG Nürnberg GRUR-RR 2003, 31; OLG München MDR 2003, 1143; BPatGE 47, 50; zu § 140 Abs. 3 MarkenG: Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 140 Rdn. 40).
Sind die Mitwirkungshandlungen des Patentanwalts nach der Gesetzesänderung vorgenommen worden, kommen auf vor dem 1. Januar 2002 begonnene, zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossene Verfahren die neuen Bestimmungen zur Anwendung, weil diese zum Zeitpunkt der Mitwirkungshandlung des Patentanwalts in Kraft waren und Übergangsvorschriften fehlen, die bereits begonnene Gerichtsverfahren von der Neuregelung ausnehmen. Verfassungsrechtlich ist die Anwendung der geänderten kostenrechtlichen Vorschriften auf laufende Verfahren unbedenklich. Es handelt sich nicht um eine echte Rückwirkung, die grundsätzlich unzulässig ist. Eine echte Rückwirkung liegt nur vor, wenn nachträglich ändernd in abgewickelte, der Vergangenheit angehörende Tatbestände eingegriffen wird (BVerfGE 11, 139, 145 f.). Daran fehlt es vorliegend, weil die neuen kostenrechtlichen Vorschriften nur auf Mit-wirkungshandlungen von Patentanwälten Anwendung finden, die nach dem 1. Januar 2002 vorgenommen worden sind. Es liegt vielmehr ein Fall unechter Rückwirkung vor. Ein solcher ist gegeben, wenn eine Norm auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehungen für die Zukunft einwirkt und dadurch die betroffenen Rechtspositionen nachträglich entwertet werden. Eine unechte Rückwirkung ist verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig. Einschränkungen können sich allerdings aus Gesichtspunkten des Vertrauensschutzes und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ergeben. Das ist der Fall, wenn die vom Gesetzgeber angeordnete unechte Rückwirkung zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht geeignet oder erforderlich ist oder wenn die Bestandsinteressen der Betroffenen die Veränderungsgründe des Gesetzgebers überwiegen (BVerfGE 30, 392, 402). Die unbeschränkte Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts ist eingeführt worden, weil die zuvor bestehende Regelung, die eine Beschränkung auf eine volle Gebühr vorsah, die tatsächliche Arbeitsleistung des Patentanwalts nicht ausreichend berücksichtigte, sich rechtsbrüchig verhaltende Verletzer entlastete und deshalb als nicht mehr vertretbar angesehen wurde (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6203, S. 64 zu Art. 7 Nr. 37). Schutzwürdige Be-lange der unterlegenen Partei werden durch die Anwendung der Neuregelung in laufenden Verfahren auf nach dem 1. Januar 2002 vorgenommene Mitwirkungshandlungen des Patentanwalts nicht betroffen. Eine Partei kann nicht darauf vertrauen, dass eine zu Beginn eines gerichtlichen Verfahrens bestehende Einschränkung der Kostenerstattung während der gesamten Dauer des gerichtlichen Verfahrens ihre Gültigkeit behält und nicht für die Zukunft geändert wird. Jede Partei muss damit rechnen, dass sich die Kosten eines Prozesses während des laufenden Rechtsstreits aufgrund einer Änderung des Prozesskostenrechts erhöhen (BVerfGE 11, 139, 147).
Dagegen kann der vom Beschwerdegericht vertretenen Ansicht nicht beigetreten werden, die neuen Kostenvorschriften seien in gerichtlichen Verfahren, die vor dem 1. Januar 2002 begonnen und zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen seien, auch auf vor dem Inkrafttreten der Neuregelung vorge-nommene Mitwirkungshandlungen von Patentanwälten anwendbar. Dadurch würde die uneingeschränkte Erstattungspflicht in ihren Wirkungen in die Zeit vor dem 1. Januar 2002 zurückreichen. Für eine derartige Rückwirkung ohne eine Überleitungsvorschrift, die eine rückwirkende Anwendung auf noch nicht abgeschlossene Verfahren anordnet, ist nach Inhalt und Entstehungsgeschichte des Gesetzes nichts ersichtlich.

Quelle: Bundesgerichtshof

Gegen die nachfolgend dargestellte Gemeinschaftsmarke (Anmeldung Nr. 1 469 121) angemeldet für die Ware gerösteter Kaffee in der Nizzaklasse 30,

war von der Japan Tobacco Inc. auf Basis ihrer Wort-/Bildmarke Camel Widerspruch erhoben worden.

Beispielhaft ist hier eine beim Deutschen Patent- und Markenamt registrierte Camel Marke wiedergegeben.

Die Widerspruchsabteilung des HABM hatte dem Widerspruch wegen Verwechslungsgefahr und
unlauterer Ausnutzung/Beeinträchtigung stattgegeben.
Diese Entscheidung war von der Beschwerdekammmer aufgehoben worden.

Gegen diesen Beschluss der Beschwerdekammer hat die Japan Tobacco Inc. jetzt unter dem Aktenzeichen T-128/06 Klage beim Europäischen Gericht erster Instanz eingereicht.