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Wer bevorzugte Rechte nicht wahrnimmt, steht hinterher mit leeren Händen da.
So könnte man die Situation öffentlicher Körperschaften zusammenfassen, die in der Sunrise Periode zur Registrierung der Top-Level-Domain .EU von ihrem Recht zur bevorzugten Registrierung keinen Gebrauch gemacht haben.
So erging es auch der schwedischen Hauptstadt Stockholm, deren Verwaltung nach Abschluss der Sunrise Periode 1 feststellten musste, dass die Domain stockholm.eu von einem niederländischen Unternehmen registriert worden war.
Daraufhin strengte die Stadt ein ADR Verfahren vor dem Prager Arbitration Center an, um die Übertragung der Domain zu erreichen.

Allerdings konnte sich das Schiedsgericht nicht der Auffassung Stockholms anschliessen, dass die Registrierung seitens der niederländischen Traffic Web Holding BV regelwidrig erfolgt sei.

Stockholm verfügt über keine Markenrechte, die eine erfolgreiche Basis für ein Schiedsverfahren dargestellt hätten. Ein böswilliges Vorgehen des Domaininhabers sei ebenfalls nicht ersichtlich. Trotz ausreichender Hinweise auf Böswilligkeit seitens des Domaininhabers wies das Schiedsgericht die Beschwerde der Stadt Stockholm zurück.

Anders als im Verfahren um die Domain frankfurt.eu, welches die Stadt Frankfurt am Main erfolgreich geführt hatte, wurde hier nicht die fehlerhafte Zuteilung seitens der EURid angegriffen.
Insofern kann die Stockholm Entscheidung durchaus als richtungsweisend für Städte und andere öffentliche Körperschaften gelten, die die Registrierung ihrer Domain in der Sunrise Periode verschlafen haben.

(Fall Nr.: 00386)
Stockholms Stad vs. Traffic Web Holding BV

Vor dem Schiedsgericht der World Intellectual Property Organization WIPO hat der schwedische Autoproduzent Volvo die Domain vovlo.net erstritten.

VOLVO ist eine berühmte, weltweit bekannte und international registrierte Marke. Volvo argumentierte diese Marke habe dem Domaininhaber auch bekannt sein müssen, als er die Domain benutzte um auf Automobil-Webseiten zu verlinken.

Das Schiedsgericht schloss sich der Auffassung an, dass es sich bei der Domain um eine bewusste Tippfehlervariante der berühmten Marke handle und ordnete die Übertragung der Domain an.

(Fall Nr.: D2006-0631)
Volvo Trademark Holding AB v. Domaincar

In der Beschwerdesache 28 W (pat) 9/05 hatte sich der 28. Senat des Bundespatentgerichtes mit der Unterscheidungskraft der Wort-/Bildmarke Best Choice Nutrition (Anmeldenummer: 304 23 668.3/29) zu befassen.

Die Marke war für Waren der Nizzaklassen 05, 29, 30 und 32 angemeldet und vom Deutschen Patent- und Markenamt als nicht unterscheidungskräf-tige Sachangabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

Das DPMA hatte dazu ausgeführt:

[…] die angemeldete Wortmarke enthalte lediglich den sprach-üblich gebildeten Gesamtausdruck „Best Choice Nutrition“, der in seiner sinnge-mäßen deutschen Übersetzung „Nahrung bester Wahl“ bedeute und für den Vekehr einen Hinweis auf die besondere Qualität und Güte der Waren darstelle. Der grafisch gestaltete Anfangsbuchstabe „B“, der an eine springende oder tanzende Person erinnere, bewege sich noch im Rahmen des Werbeüblichen und falle im Gesamteindruck nicht derart ins Gewicht, als dass der Verkehr darin einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen werde, zumal die Bildkomponente einen Bezug zu den beanspruchten Diät- und Sportlernahrungsmitteln herstelle.

Gegen diesen Beschluss erhob der Markenanmelder Beschwerde beim Bundespatentgericht.

Das Bundespatentgericht stütze die Auffassung des DPMA und urteilte:

Die gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG a.F. zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht das Eintragungshindernis des Freihaltungsbedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) wie das der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegen.

[…] Vorliegend geht die grafische Ausgestaltung der Marke in Form des Anfangsbuchstabens „B“ nicht über die dem Verkehr geläufige, werbeübliche Gebrauchsgrafik hinaus und kann daher zum Markenschutz nichts beitragen. Zwar darf bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von grafischen Gestaltungselementen kein allzu strenger Maßstab angelegt werden, zumal Eigentümlichkeit und Originalität hierfür keine zwingenden Voraussetzungen darstellen(vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 8 Rdn. 164 m. w. N.). Bei dem streitigen Markenelement handelt es sich jedoch um eine rein piktogrammartige Gestaltung, die durch die enge Anbindung an den Text ohne Weiteres als „B“ erkannt werden wird. Deshalbkommt es auch nicht darauf an, ob dem Bildelement in Alleinstellung die Schutz-fähigkeit zuzubilligen wäre. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH a. a. O.) können einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter nicht aufwiegen. Dies gilt vor allem für – wie hier – glatt beschreibende Angaben, bei denen die kennzeichenkräftige Verfremdung im Gesamteindruck besonders auffällig hervortreten müsste, was aber nicht der Fall ist. Jedenfalls drängt sich der Eindruck eines Buchstaben „B“ ohne Weiteres auf, auch wenn die Grafik in Alleinstellung durch den kopfartigen Punkt möglicherweise auch als piktogrammähnlicher Schattenriss einer Person erscheinen könnte. Doch sticht die Grafik am Anfang der dreiteiligen und im Übrigen kompletten Wortfolge dem Betrachter nicht so stark ins Auge, dass eine kennzeichenkräftige Verfremdung eingetreten wäre, die der Gesamtmarke die erforderliche Unterscheidungskraft verleihen könnte; hierbei ist es auch unerheblich, dass bei der Texterfassung der Marke im Verwaltungsbereich des Amtes der Anfangsbuchstabe „B“ weggelassen worden ist, da bei der Eingangsbearbeitung naturgemäß Zurückhaltung bei der Bewertung von Zeichenteilen geübt werden muss, ohne dass damit ein Präjudiz geschaffen wird, zumal es bei der Prüfung einer Marke immer auf die betroffenen Verkehrskreise ankommt.

Quelle: Bundespatentgericht

In der Beschwerdesache 33 W (pat) 89/03 hatte sich der 33. Senat des Bundespatentgerichtes mit der Verwechslungsfähigkeit der Marken ELF-TOTAL (Registernummer: 399 38 901) und Total (Registernummer: 300 743) zu befassen.

Auf Basis der prioritätsälteren Marke Total war gegen die Eintragung der Marke ELF-TOTAL Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 1 hat den Widerspruch durch Erstprüferbeschluss vom 21. März 2001 zurückgewiesen und diese Entscheidung im Erinnerungsbeschluss vom 6. November 2002 bestätigt. Es wurde ausgeführt, dass die sich gegenüberstehenden Marken sich teilweise auch bei identischen Waren bzw. bei Waren im engen Ähnlichkeitsbereich begegnen würden. Die Widerspruchsmarke verfüge mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sei weder amtsbekannt noch von der Inhaberin der angegriffenen Marke anerkannt worden. Die beiden sich gegenüberstehenden Marken unterschieden sich bereits durch ihre Wortlänge. Es bestehe kein Anlass einen Bestandteil der angegriffenen Marke nicht zu beachten. Die Bestandteile ”ELF” und ”TOTAL” seien beide gleichermaßen kenn-zeichnungsschwach. Der Verkehr werde daher die Marke insgesamt würdigen und die Unterschiede nicht überhören. Die Unterschiede reichten aus um den Marken ein unterschiedliches klangliches Gepräge zu verleihen. Auch aufgrund der unterschiedlichen Wortlänge sei eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ebenfalls ausgeschlossen. Eine andere Art von Verwechslungsgefahr sei nicht ersichtlich. Der Bestandteil ”total” sei aufgrund seiner beschreibenden Aussage nicht als Stammbestandteil eines Serienzeichens geeignet.

Gegen diesen Beschluss richtete sich die nunmehr vom BPat zu entscheidende Beschwerde.

Das Bundespatentgericht urteilte:

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Senat hält die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG für gegeben.

[…]Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. März 2001 und 6. November 2002 mit der Maßgabe aufgehoben, dass aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 300 743 die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren ”Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke und Feuerlöschmittel” angeordnet wird.

Quelle: Bundespatentgericht

Vor dem Schiedsgericht der World Intellectual Property Organization WIPO hat die PartyGaming Plc aus Gibraltar die Domain partypoker.tv erstritten.

Im Verfahren führt die Klägerin diverse, auch international registrierte Markenrechte an. Unter anderem wurde auf die beim US Patent & Trademark Office unter Registernummer 2986410 geführte Wort-/Bildmarke Bezug genommen.

Auch wenn sich die Behauptung, dass es sich bei Partypoker um ein berühmte Marke handele nicht abschließend erhärten ließ, schloss sich das Schiedsgericht der Meinung der Klägerin an, dass die Registrierung und Nutzung der Domain widerrechtlich erfolgt sei.
Die Übertragung der Domain wurde angeordnet.

(Fall Nr.: DTV2006-0004)
PartyGaming Plc v. TPCR Development

In der Beschwerdesache 24 W (pat) 289/04 hatte der 24. Senat des Bundespatentgerichtes mit der Wortmarke COLOR MAXIMIZER (Registernummer: 303 00 853) zu befassen.

Die Marke war für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zum Pflegen, Reinigen, Tönen, Färben, Blondieren, Festigen und dauerhaften Formverändern (Wellen) der Haare“ eingetragen und auf Antrag von dritter Seite wegen absoluter Schutzhindernisse vom Deutschen Patent- und Markenamt gelöscht worden.

Gegen diesen Beschluss richtete sich die nunmehr vom BPat zu entscheidende Beschwerde.
Der Senat urteilte:

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat die Löschung der angegriffenen Marke „COLOR MAXIMIZER“ zu Recht angeordnet, da deren Eintragung die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegengestanden haben (§ 50 Abs. 1 MarkenG) und diese auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag im Beschwerdeverfahren noch fortbestehen (§ 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

[…]Aus den dargelegten Gründen ergibt sich ferner, dass der angegriffenen Marke zum Eintragungszeitpunkt auch die Unterscheidungskraft, d. h. die (konkrete) Eig-nung gefehlt hat und noch fehlt, die Waren, für welche sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Quelle: Bundespatentgericht