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Die DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH hat vor dem Schiedsgericht der World Intellectual property Organization WIPO die Domain gelbe-seiten.com erstritten.

Zu den Markenrechten am Kennzeichen “Gelbe Seiten” führte das Schiedsgericht aus:

GELBE SEITEN is protected by more than 120 German, Community, and International trademarks, among others the word marks “Gelbe Seiten” and “GELBE SEITEN”. The first registration dates back to April 2, 1979. Opinion polls show that GELBE SEITEN is a famous trademark known by 97% of the German population. The Complainant also offers its services on the Internet, namely through the website “www.gelbeseiten.com”.

(Fall Nr.: D2008-1358)
DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH v. Miguel Garcia Quintas

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat gestern über die Rechtsbeständigkeit der Marke “POST” entschieden.

Die Marke “POST” war vom Deutschen Patent- und Markenamt im Dezember 2003 für zahlreiche Dienstleistungen unter anderem für das Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen und die Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen und Paketen eingetragen worden. Dagegen hatten mehrere Wettbewerber und Verbände Anträge auf Löschung der Eintragung gestellt, weil aus ihrer Sicht die Marke “POST” nicht hätte eingetragen werden dürfen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsanträgen stattgegeben und die Löschung der Marke angeordnet. Die Beschwerde der Deutschen Post AG hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

Der gegen diese Entscheidung gerichteten Rechtsbeschwerde der Deutschen Post AG hat der Bundesgerichtshof gestern stattgegeben. Der BGH hat die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an dieses Gericht zurückverwiesen.

Der Bundesgerichtshof ist wie das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die Bezeichnung “POST” eine beschreibende Sachangabe für die Dienstleistungen ist, für die der Markenschutz beansprucht wird. Denn der Begriff bezeichnet den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistung bezieht. Das damit an sich bestehende Schutzhindernis kann nach dem Gesetz dadurch überwunden werden, dass sich die Bezeichnung “POST” im Verkehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft und damit als Marke durchgesetzt hat. Das Deutsche Patent- und Markenamt war hiervon zunächst ausgegangen und hatte die Marke “POST” deswegen im Jahre 2003 eingetragen. Die nunmehr beantragte Löschung der Marke setzt die Feststellung voraus, dass die Verkehrsdurchsetzung entgegen der ursprünglichen Annahme weder im Zeitpunkt der Eintragung der Marke vorlag noch im Laufe des Löschungsverfahrens eingetreten ist.

Der Bundesgerichtshof hat deutlich gemacht, dass allein Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung die Löschung nicht rechtfertigen könnten. Die Deutsche Post AG hatte im Löschungsverfahren zu der Verkehrsdurchsetzung der Marke “POST” Verkehrsbefragungen von Meinungsforschungsinstituten vorgelegt. Der dort ausgewiesene Anteil von annähernd 85% der Befragten, die den Begriff “POST” als Hinweis auf die betriebliche Herkunft auffassten, lässt – so der BGH – nicht den Schluss zu, die Marke habe sich nicht als Herkunftshinweis durchgesetzt. Das Bundespatentgericht habe zwar methodische Bedenken gegen die Ergebnisse der Meinungsforschungsgutachten geäußert und sei deshalb von einem wesentlich niedrigeren Durchsetzungsgrad ausgegangen. Die Bedenken gegen die von der Deutschen Post AG vorgelegten Meinungsforschungsachten rechtfertigten es aber nicht, die Marke zu löschen. Vielmehr hätte das Bundespatentgericht von Amts wegen weitere Ermittlungen anstellen und, soweit erforderlich, ein weiteres Gutachten einholen müssen. Der Bundesgerichtshof hat die Sache deshalb zur Nachholung weiterer tatsächlicher Feststellungen an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Bundesgerichtshof hat im Übrigen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, dass die Deutsche Post AG ihren Wettbewerbern auch im Falle des Bestands der Marke “POST” die Verwendung der beschreibenden Angabe “Post” selbst als Bestandteil der Unternehmensbezeichnung nicht untersagen kann. So hatte der Bundesgerichtshof im Juni dieses Jahres zwei Klagen der Deutschen Post AG gegen Wettbewerber abgewiesen, die sich “City Post” und “Die Neue Post” nennen (vgl. Pressemitteilung 107/08 v. 5.6.2008).

Beschluss vom 23. Oktober 2008 – I ZB 48/07

Bundespatentgericht – Beschluss vom 10. und 11. April 2007 – 26 W (pat) 24/06, GRUR 2007, 714

Quelle: Pressemitteilung des BGH

Die Automobili Lamborghini Holding S.p.A. hat vor dem Schiedsgericht der WIPO einen Erfolg im Verfahren um die Domain lamborghini.tv errungen.

(Fall Nr.: DTV2008-0010)
Automobili Lamborghini Holding S.p.A. v. Unity 4 Humanity, Inc.

Für das Kennzeichen Lamborghini führt das DPMA die prioritätsälteste Wortmarke unter der Registernummer 978150.

Das bekannte Logo der italienischen Sportwagenschmiede

findet sich unter der Nummer 03968252 im Markenregister des Harmonisierungsamtes.

Quelle: HABM

Unter dem Aktenzeichen 25 W (pat) 26/07 hatte sich der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts mit der Beschwerde der Anmelderin gegen den ablehnenden Beschluss der Markenstelle des DPMA bezüglich der Markenanmeldung “JA” (Aktenzeichen: 30537949) zu befassen.

Die Marke war für Dienstleistungen in den Klassen 35, 41 und 42 angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Oktober 2006 und vom 17. Januar 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, blieb dahingestellt.

Der Senat führte in seiner Entscheidung aus:

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, denn der Eintragung der angemeldeten Marke steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

[…] Der Verkehr sieht in der angemeldeten Marke lediglich einen Werbehinweis, da das Wort „JA“ Zustimmung signalisiert. Es wird von den angesprochenen Verkehrskreisen im Sinne einer werbemäßigen Anpreisung verstanden, dass man die Dienstleistungen bzw. deren Inanspruchnahme bejahen solle. Wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat, kann die Inanspruchnahme z. B. aufgrund des besonders guten Services, des guten Preis-Leistungsverhältnisses oder ähnliches bejaht werden. Einer in erster Linie als werbemäßige Anpreisung zu verstehenden Angabe fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft, weil sie nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren/Dienstleistungen aufgefasst wird (Ströbele/Hacker, MarkenG 8. Aufl. § 8 Rdn. 113). Dass die angemeldete Bezeichnung dabei nicht im Einzelnen erkennen lässt, aus welchen Gründen die Dienstleistungen bzw. deren Inanspruchnahme Zustimmung verdient, ändert nichts daran, dass der Ausdruck „JA“ als bloßer Werbehinweis verstanden wird.

Quelle: Bundespatentgericht

Vor dem Schiedsgericht der World Intellectual Property Organization WIPO hat der Dekra e.V. aus Stuttgart die Domain dekra.tv erstritten.

Der Beschwerdeführer ist ein eingetragener Verein mit annähernd 30.000 Mitgliedern, der sich schwerpunktmäßig mit der Prüfung von Kraftfahrzeugen und technischen Anlagen befasst. Das operative Geschäft wird von der Dekra AG geführt, die sich vollständig im Besitz des Beschwerdeführers befindet.

Der Beschwerdeführer wurde 1925 gegründet. Er beschäftigt heute rund 18.000 Mitarbeiter, unterhält in Deutschland 480 Niederlassungen, führt regelmäßige Fahrzeuguntersuchungen in 38.500 Prüfstützpunkten durch und hatte zuletzt einen Jahresumsatz von über 1 Mrd. Euro. Er verfügt über 141 Tochtergesellschaften und Beteiligungen in 34 Ländern.

Der Beschwerdeführer ist Inhaber zahlreicher deutscher und internationaler Marken mit dem Zeichenbestandteil „dekra”, unter anderem:

– Deutsche Wortmarke Nr. 307 54 168 DEKRA mit Priorität vom 17 08 2007;

– Deutsche Wortmarke Nr. 301 46 145 DEKRA mit Priorität vom 31. 07. 2001;

– Deutsche Wortmarke Nr. 1035512 DEKRA mit Priorität vom 29. 12. 1981;

– Europäische Wortmarke Nr. 2386597 DEKRA mit Priorität vom 25. 09. 2001; und

– Internationale Registrierung Nr. 782309 DEKRA mit Registrierungsdatum 31.01.2002 (die DEKRA-Marken).

Die Marken des Beschwerdeführers beanspruchen Schutz in zahlreichen Waren- und Dienstleistungsklassen und werden mit erheblichem Aufwand beworben.

Der streitgegenständliche Domainname wurde am 08. August 2006 registriert. Auf der unter dem Domainnamen abrufbaren Webseite sind Werbelinks direkter Konkurrenten des Beschwerdeführers platziert. Die unter dem Domainnamen abrufbare Webseite wurde von der United Domains AG, dem Registrar des streitgegenständlichen Domainnamens, betrieben.

[…] Das Panel geht angesichts der Bekanntheit des Beschwerdeführers und der ihm zugeordneten Bezeichnung DEKRA am Sitz der Beschwerdegegnerin in Deutschland davon aus, dass die Beschwerdegegnerin die DEKRA-Marken zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens gekannt hat und somit die Registrierung bösgläubig erfolgte.

Die von dem Beschwerdeführer behauptete bösgläubige Benutzung des Domainnamens nach Paragraf 4(b)(iii) der Richtlinie vermag das Panel mangels eines Wettbewerbsverhältnisses zwischen den Parteien nicht zu erkennen. Das Panel ist jedoch überzeugt, dass der Domainname im Sinne von Paragraf 4(b)(iv) der Richtlinie auch bösgläubig genutzt wurde. Die Beschwerdegegnerin hat unter dem streitgegenständlichen Domainnamen Produkte und Dienstleistungen von direkten Wettbewerbern des Beschwerdeführers in Gewinnerzielungsabsicht beworben und hierdurch die Markenrechte des Beschwerdeführers verletzt. Der Umstand, dass der Inhalt der betroffenen Webseite möglicherweise nicht von der Beschwerdegegnerin selbst, sondern von ihrem Internet-Service-Provider generiert und abrufbar gehalten wurde führt zu keiner anderen Beurteilung, da die Beschwerdegegnerin ohne Weiteres dafür hätte sorgen können, dass die Webseiten mit Links zu Konkurrenten des Beschwerdeführers entfernt werden und sie sich die Handlungen ihres ISP insoweit zurechnen lassen muss (siehe auch Bayer AG v. Ronald Wells, WIPO Verfahren Nr. D2008-1011; MasterCard International Incorporated v. Paul Barbell, WIPO Verfahren Nr. D2007-1139; Perfetti Van Melle Benelux BV v. Amit Sharma, WIPO Verfahren Nr. D2007-1484).

Folglich kommt das Panel zu dem Ergebnis, dass der Domainname durch die Beschwerdegegnerin gemäß Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie bösgläubig registriert und bösgläubig verwendet wird.

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäß Paragrafen 4(i) der Richtlinie und 15 der Verfahrensordnung an, dass der Domainname auf den Beschwerdeführer übertragen wird.

(Fall Nr.: DTV2008-0011)
Dekra e.V. v. Screenteams GmbH

Die prioritätsälteste DEKRA-Marke führt das DPMA unter der Registernummer 01035511:

Nizzaklasse: 42
Anmeldedatum 29.12.1981
Waren & Dienstleistungen Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienstleistungen eines Physikers; Erstellen von technischen Gutachten; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Werkstoffprüfung.

Quelle: DPMA