Category: Gastbeitrag

Von RA Karsten Prehm

Auch eine prioritätsältere Top-Level-Domain .de kann durch später (danach) begründete Firmenkennzeichen-, Marken- oder Namensrechte überholt werden. Der ehemals berechtigte Domaininhaber kann dann zum Nichtberechtigten werden, wenn er nach der Entstehung der Kennzeichen- oder Namensrechte Dritter seine Domain erstmalig in deren Geschäftsbereich selbst einschlägig nutzt. Bei bloßer Registrierung und zwischenzeitlicher Nichtbenutzung der Domain ist eine Rechtsverletzung nicht zwangsweise gegeben. Es hat in diesen Fällen eine Interessenabwägung zu erfolgen.

Der BGH hatte in dieser Domainstreitigkeit den in der Praxis häufig auftreten Fall zu entscheiden, dass eine ehemals rechtmäßig erfolgte Domainregistrierung und im Anschluss darauf nicht erfolgter geschäftlicher Nutzung aufgrund eines später entstandenen Kennzeichenrechts angegriffen wurde, bzw. der Kennzeichenrechtsinhaber über den Folgenbeseitigungsanspruch die Löschung der Domain herbeiführen wollte.

In dieser Sache wurde das Berufungsurteil aufgehoben und zur weiteren Aufklärung bzw. erneuten Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Im Rahmen dieser Entscheidung wiederholte und vertiefte der Senat jedoch seine Rechtsauffassungen:

1. „Grundsätzlich steht der Klägerin an ihrer Unternehmensbezeichnung mit Namensfunktion sowohl ein Kennzeichenrecht aus §§ 5, 15 MarkenG als auch ein Namensrecht aus § 12 BGB zu. Der Kennzeichenschutz aus §§ 5, 15 MarkenG verdrängt in seinem Anwendungsbereich zwar den Namensschutz aus § 12 BGB. Die Bestimmung des § 12 BGB bleibt jedoch anwendbar, wenn der Funktionsbereich des Unternehmens ausnahmsweise durch eine Verwendung der Unternehmensbezeichnung außerhalb des Anwendungsbereichs des Kennzeichenrechts berührt wird. So verhält es sich, wenn die Unternehmensbezeichnung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs oder außerhalb der Branche und damit außerhalb der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr verwendet wird. In diesen Fällen kann der Namensschutz ergänzend gegen Beeinträchtigungen der Unternehmensbezeichnung herangezogen werden, die nicht mehr im Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens liegen (BGH, Urt. v. 9.9.2004 – I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 f. = WRP 2005, 488 – mho.de).“

Continue reading “„Afilias“ – Ältere Domain vs. jüngeres Kennzeichenrecht/Namensrecht (BGH I ZR 159/05)”

Von RA Karsten Prehm

Viele Klein- und Nebenerwerbshändler haben davon gehört, leider nur wenige haben es verstanden.

Zum Beispiel die Produkte des US-Modelabels Abercrombie & Fitch standen in den letzten Monaten im Fokus einer Abmahnwelle.
Die Bekleidungsstücke waren nicht für den Vertrieb innerhalb der Europäischen Gemeinschaft bestimmt und Abercrombie & Fitch setzte den markenrechtlichen Vertriebsschutz insbesondere gegen ebay-Verkäufer durch.

Selbst als ein offizieller Abercrombie & Fitch Store in London eröffnet wurde, setzte sich die Abmahnwelle fort.
Die Tatsache, dass die Textilien vom Hersteller selbst auf dem Europäischen Markt angeboten wurden, war nämlich noch kein Freibrief für Wiederverkäufer, die die Ware zuvor aus den USA in die EU importiert hatten, da Abercrombie & Fitch in Europa speziell für diesen Wirtschaftsraum gelabelte Qualitätsware vertreibt. Viele andere Modelabel wie z.b. Etienne Aigner machen es ähnlich. Häufig werden in bestimmte Länder spezielle Verkaufslizenzen vergeben, die zum Schutz anderer Lizenznehmer ein Export- und Wiederverkaufsverbot in andere Länder enthalten.

Der Gesetzgeber verschafft dem Markeninhaber nämlich weitgehende Rechte, u.a. dem Schutz vor Reimporten bzw. Importen von Waren zum Wiederverkauf auf einen nicht von ihm gewollten Zielmarkt. Hierbei dreht sich die zentrale Frage um den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz.

Continue reading “Gefahr für Wiederverkäufer von Grauimportware”

von Rechtsanwalt Olaf Kretzschmar

Eine Rezension des Buches

„Made in ©hina – Marken- und Produktpiraterie“ von Ingo Winkler/ Xueli Wang

Wer seinen Meister kopiert, erweist ihm Ehre – noch immer muss dieses, auch in verschiedenen Abwandlungen immer wieder gebrauchte, Zitat des Konfuzius dafür herhalten, das angeblich in der Mentalität der Chinesen verwurzelte Verständnis vom Umgang mit fremdem geistigen Eigentum zu rechtfertigen oder zu erklären. Man mag darüber streiten, ob dieser Erklärungsansatz zutrifft. Fakt ist, dass China für die von dort den Weltmarkt überschwemmenden Raubkopien bekannt ist. Jeder Unternehmer, der den Markteintritt in dem Riesenreich beabsichtigt oder bereits gewagt hat, tut also gut daran, sich mit dem Thema Schutz des geistigen Eigentums in der VR China zu beschäftigen. Das Buch verspricht auf dem Cover „Strategien der Fälscher & Abwehrstrategien für Unternehemen“. Abgesehen von dem im Titel befindlichen vermeidbaren Druckfehler, kündet der Titel des Buches von einer interessanten Lektüre – und die wird es dann auch.

Dem 1. Teil des Buches, der sich mit der in China bestehenden Fälscherindustrie, aber auch den chinesischen Erfindern und – man höre und staune – einer staatlich motivierten Produktpiraterie – beschäftigt, sind einleitende Bemerkungen über den IST-Zustand der globalen Dimensionen der Marken- und Produktpiraterie vorangestellt. Dieser einleitende Teil dient mit seinen Diagrammen und Zahlen der Verdeutlichung, dass China in punkto Produktpiraterie in der Tat ein erhebliches Problem hat. So kommt zum Ausdruck, dass international agierende Unternehmen sich selbst dann damit konfrontiert sehen von chinesischen Fälschern kopiert zu werden, wenn sie in China überhaupt nicht am Markt auftreten. Das Fernbleiben vom chinesischen Markt schützt also nicht davor selbst Opfer von Produktpiraterie zu werden.

Die Autoren erklären sehr prägnant, welche Fortschritte das chinesische Immaterialgüterrecht in seiner Entwicklung seit dem Bestehen des Kaiserreiches bis heute gemacht hat. Es beruhigt, zu erfahren, dass die entsprechenden Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums, insbesondere seit Chinas Beitritt zur WTO, durchaus vorhanden sind und von Verwaltungsbehörden, sowie Zivil- und Strafgerichten auch mehr oder weniger restriktiv angewandt werden um gegen Fälscher hart durchzugreifen. Nach Darstellung der Autoren, hat sich die VR China gerade erst auf dem Weg gemacht, ausländischen Investoren und Unternehmen, die Durchsetzung ihrer Rechte am sogenannten geistigen Eigentum auch tatsächlich zu garantieren. Immerhin – ein Anfang der hoffnungsfroh stimmt. Die Darstellung von Fällen, die einige „Global-Player“ bereits in China durchgefochten haben, macht Mut.

Der letzte Teil der Buches dürfte für einen Unternehmer dann tatsächlich der interessanteste sein. Es werden konkrete Handlungsanleitungen gegeben, welche Maßnahmen geeignet sind, gegen Produktpiraten im chinesischen Markt zu bestehen – äußerst interessant.

Das Buch schließt mit der Passage: „Westliche Unternehmer müssen sich im Counterfeit-Spiel an der zentralen chinesischen Tugend des “chiku nailao“ messen, der persönlichen Fähigkeit Ausdauer zu besitzen. Da Ausdauer aber eine ureigenste unternehmerische Tugend ist, sollte einem Markteintritt in China, gewappnet mit den Informationen des Buches, nichts mehr im Wege stehen. Insgesamt 267 lohnenswerte Seiten an Lesestoff.

Made in China – Marken- und Produktpiraterie. Strategien der Fälscher & Abwehrstrategien für Unternehmen
von Ingo Winkler/ Xueli Wang
Broschiert: 289 Seiten
Verlag: Iko-Verlag für Interkulturelle Kommunikation (November 2007)
ISBN-10: 3889398936
Preis: 23,90 EUR

von RA Dominik Boecker

Eine Mandantin von mir wünscht für einige ihrer Marken eine sogenannte Kollisionsüberwachung. Das HABM informiert die Inhaber von Gemeinschaftsmarken von potentiellen Kollisionen, nicht hingegen aber das DPMA, wo etwaige Neuanmeldungen selbst überprüft werden müssen.

Bei der Überwachung werden neue Marken(-anmeldungen), die in dem territorialen Schutzbereich der Marke Wirkungen entfalten, beobachtet und gemeldet, wenn sie als potentiell verletzend in Betracht kommen.
Zwar könnte die Überwachung auch selbst gemacht werden, aber da es auf diesen Bereich spezialisierte Dienstleister gibt, können deren Preise wegen des zu betreibenden Aufwandes kaum gehalten werden, ohne dadurch ein Verlustgeschäft zu machen. Da es bei der Kollisionsüberwachung notwendig ist, tagesaktuell in die Anmeldelage der Register beim DPMA (hinsichtlich Deutscher Marken), HABM (Europäische Marken) und der WIPO (Internationale Marken mit Wirkung für Deutschland oder die EU) zu schauen, werden solche Überwachungsaufträge im absoluten Regelfall an externe Rechercheunternehmen vergeben, die mir potentielle Kollisionsmeldungen per E-Mail zuschicken.

Bei mir passiert dann Zweierlei: Ich erhalte eine Kopie der Mail und sie wird automatisiert zur Info an eine bestimmte Mailadresse der Mandantin weitergeleitet (u.A. im Hinblick auf die Verpflichtung aus § 11 Abs. 1 BORA – der Pflicht, den Mandanten unverzüglich über die wesentlichen Fortgang zu informieren; ich möchte mir im Einzelfall die Diskussion sparen, ob eine Meldung einen “wesentlichen Fortgang” darstellt) und zum anderen schaue ich mir die Meldung an.
Im Jahr 2007 gingen ca. 75 Meldungen bei mir ein, aber lediglich bei einer Anmeldung war eine Kollision tatsächlich denkbar, allerdings nicht naheliegend, sodass nach Rücksprache mit der Mandantin keinerlei weitere Schritte veranlasst wurden.

Vor einiger Zeit kam eine Meldung hinein, bei der es sich anbietet, einen solchen Kollisionsbericht hier vorzustellen, denn der Dienstleister meldete eine potentielle Kollision einer von einem großen Deutschen Unternehmen angemeldeten Marke (wegen des in beiden Marken enthaltenen Bestanteiles “inter(…)”; aber seht selbst: (PDF-Dokument))

Oben stehen die Rahmendaten der überwachten Marke (die ich hier wegen des vertraulichen Verhältnisses zur Mandantin vorsorglich geschwärzt
habe) nebst Registernummer und den Klassen für die sie eingetragen ist. Rechts oben die überwachten Klassen (hier: alle) und die Frist für einen etwaigen Widerspruch (wobei die Frist vom Anwalt natürlich eigenständig überprüft werden muß; sie ist hier korrekt berechnet).
Dadrunter folgt dann der eigentliche Kollisionsbericht, der das neue Zeichen und die hierfür beanspruchten Waren/Dienstleistungen enthält.
Den prüfe ich dann daraufhin ab, ob die neue Marke mit der älteren meiner Mandantin kollidieren könnte und ob zB ein Vorgehen gegen die neue Marke aussichtsreich erscheint.

Wenn ich nach der Prüfung der neuen Marke und der für sie beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu dem Ergebnis komme, dass die Marken kollidieren, stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, die im Einzelfall (etwa wegen der Kostenrisiken, der (Dringlichkeits-) Fristen, etc.) abgewogen werden müssen: Es kann (ich beschränke mich mal auf die Lage nach dem MarkenG, sodass CTM und IR-Marken zur besseren Übersichtlichkeit außer Betracht bleiben) gegen die prioritätsjüngere Marke ein Löschungsverfahren wegen Bestehens älterer Rechte nach §§ 51ff. MarkenG, ein Widerspruchsverfahren nach §§ 42 MarkenG oder im Fall der Eintragung der Marke und der damit einhergehenden drohenden Verletzung der Marke durch Eintragung einer jüngeren Deutschen Marke ein Verfahren vor den ordentlichen Gerichten anstrengen (einstweiliges Verfügungs- und/oder Hauptsacheverfahren, in dem der sogenannte vorbeugende Unterlassungsanspruch geltend gemacht wird).

Wenn eine Kollision vorhanden ist, wird der Mandant entsprechend unterrichtet und ein Vorgehen empfohlen. Die schlussendliche Entscheidung über ein Vorgehen – und welche der taktischen Optionen gewählt wird – liegt bei der Mandantin. Bei dieser Anmeldung stimmt zwar ein Zeichenbestandteil überein, aber die Waren und Dienstleistungen sind unähnlich, sodass ein Vorgehen keine Aussicht auf Erfolg hätte.

von RA Karsten Prehm, Kiel

GRUR-Veranstaltung
Patriotische Gesellschaft, Hamburg
Referent: Markus Schneider, Vorsitzender Richter der 15. Zivilkammer, LG Hamburg
Vortragveranstaltung über „Probleme in der Rechtssprechung Hamburger Gerichte im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes“

Der Reimarus-Saal war voll.
Die geneigten Zuhörer, vorzugsweise Rechtsanwälte, waren teilweise von weit her angereist (es meldeten sich sogar Bochumer Rechtsanwälte zu Wort). Im übrigen sichtete man sogar Vertreter des 3. und 5. Zivilsenats des OLG Hamburg.

Der Referent begann seinen Vortrag zunächst mit der Mitteilung, dass die Zivilgerichte in Hamburg nunmehr dem Schutzschriftenregister angeschlossen seien.
Die Hinterlegung der Schutzschrift koste 45,- EUR.
Die Geschäftstellen hätten mittels Verfügung die Verpflichtung erhalten bei jedem Antrag auf eine einstweilige Verfügung im Vorwege beim Schutzschriftenregister anzufragen. Der Anfragenauszug komme dann zur Akte.

Der Referent kündigte sodann an, dass er sich bei seinem Vortrag auf den forensischen Teil beschränke.

Wer nunmehr angesichts der vollmundigen Überschrift der Veranstaltung erwartete, dass hier ein Vorsitzender Richter aus dem Nähkästchen plaudert und über die typischen Alltagsärgernisse und Probleme mit Rechtsanwälten referiert sowie hierzu von den Kammern und den Senaten präferierte Lösungsmöglichkeiten anbieten würde, sah sich enttäuscht.

Es folgte vielmehr ein grundsolides Referat im Stil einer Vorlesung.

Der Referent führte dabei haarklein die Grundlagen des einstweiligen Verfügungsverfahrens, und dessen Vorbereitung mittels Abmahnung aus. Punktuell wurde dabei auf immer wiederkehrende Problematiken im Abmahnverfahren Bezug genommen. Dabei wurde sowohl die Problematik der Abmahnung ohne Vollmacht und dessen Lösung über den § 174 BGB (nicht einseitiges Rechtsgeschäft) gestreift, wie auch die Risiken der Abgabe einer Unterlassungserklärung im Vergleich zur Hinnahme einer einstweiligen Verfügung. Hier wurde insbesondere auf die Risiken von fortlaufenden Verstößen durch Erfüllungsgehilfen (§ 278 BGB) nach Abgabe eines Vertragsstrafeversprechens hingewiesen.

Ganz besonderer Augenmerk legte der Referent auf die Dringlichkeitsvermutung nach § 12 II UWG. Speziell durchleuchtete er die Probleme einer analogen Dringlichkeitsvermutung im Patent- und im Markenrecht an Beispielen aus der Rechtspraxis.

Explizit stellte Herr Schneider klar, dass Hamburg in der Regel auch bei einem Zuwarten von bis zu 2 Monaten die Dringlichkeitsvermutung als nicht widerlegt ansieht. Ab über einem Monat müsse der Antragsteller jedoch zusätzlich vortragen, warum der Entscheidungsweg so lang war. Dies ließe sich bei größeren Unternehmen in aller Regel problemlos mit der längeren Entscheidungskette begründen. Natürlich verbiete sich aber eine schematische Lösung. Vielmehr sei der konkrete Einzelfall entscheidend. Sichtlich war in diesem Fall der Richter in dem Referenten bemüht, den Anwälten keinen Freibrief auszustellen.

Weiterhin wurde dann eingehend auf die Vollziehung einer einstweiligen Verfügung binnen Monatsfrist eingegangen. Hierbei legte der Referent seinen Fokus auf die regelmäßig auftretenden Zustellungsmängel. Gerade bei der Beteiligung eines Rechtsvertreters stelle sich hier regelmäßig die Frage nach dem Umfang der Vollmacht und damit die Frage nach der Zustellung an die richtige Person, Anwalt oder Partei.

Im Rahmen der Vollziehung machte der Referent interessante Ausführungen zum Geschäftswert des anwaltlichen Abschlussschreibens. Während in der Regel die Hamburger Kammern eine 0,8 RVG-Gebühr als angemessen erachten, scheinen einige Kammern dazu zu tendieren, bei sehr einfach (formelmäßig) gehaltenen Abschlussschreiben nur noch eine 0,3 Gebühr zuzugestehen. Die Anwälte sollten also wegen Ihrer Gebühren auch in Hamburg auf der Hut sein und lieber etwas mehr schreiben.

Zu guter Letzt sah sich der Referent dazu veranlasst, aufgrund der sich ändernden Rechtssprechung zum Forumsshopping (der Anwalt beantragt bei verschiedenen Gerichten zeitgleich oder nacheinander die selbe einstweilige Verfügung mehrmals, bis er das hat, was er möchte) sich zu outen. Während andere Kammern und Senate hierin zusehens ein Dringlichkeitsproblem vermuten, ließ der Referent verlauten, dass er auch weiterhin –selbst bei Aufdeckung des Forumsshoppings- hierin kein Problem beim Erlass einer einstweiligen Verfügung sehe.

Fazit: Für alle, die sich regelmäßig oder sogar im Speziellen mit der Materie des gewerblichen Rechtsschutzes beschäftigen, war dieses Referat eine gute Veranstaltung für „Prüfe Dein Wissen!“.

Durch die vergleichsweise spektakuläre Namenswahl für die Vortragsveranstaltung der GRUR waren die Ansprüche des Forums an den Referenten wohl leider überzogen.

von RA Karsten Prehm

Zur Beurteilung der Unterscheidungskraft von Akronymen.

Das BPatG stellt mit seiner Entscheidung (33 W (pat) 3/05 TRM Tenant Relocation Management) langjährige Anmeldepraxis quasi auf den Kopf.
Immer dann, wenn eine anzumeldende Wortfolge nach Ablehnungsgefahr durch das immer restriktiver werdende DPMA wegen zu beschreibender Anklänge bzw. Freihaltebedürfnis “roch”, war die Hinzunahme eines Akronyms eine sinnvolle Vorgehensweise, um die Eintragung zu ermöglichen.

In dem Fall der Markenanmeldung “TRM Tenant Relocation Management” würde man angesichts dieser neuen Rechtssprechung nunmehr nur noch die Marke “TRM” anzumelden haben.
Auf keinen Fall dürfte dann der Markenanmelder das Akronym “TRM” und seine Auflösung “Tenant Relocation Management” in unmittelbarem Zusammenhang verwenden, da ansonsten die Marke wegen Verstoßes gegen § 8 Abs.2 Nr.1 bzw. Nr.2 und Nr.3 MarkenG löschungsgefährdet wäre.
Es ist zu hoffen, dass der BGH wie schon häufiger die unsinnige Entwicklung der Spruchpraxis des BPatG aufhebt.